Diplomering av IP-Paralegals

Bakgrund
IP-paralegal är en sorts kvalificerad juridisk handläggare.

En IP-paralegal arbetar i huvudsak med olika slags hanteringar av IP-rättigheter som registrering, nyttjande och koordinering av patentärenden, varumärken, design samt administration. Kommunikationen sker mellan olika parter tex uppdragsgivare, konsulter och myndigheter. Merparten av arbetet sker på engelska och ofta både nationellt och internationellt.

2005 startade dåvarande IP Akademin (som var en stiftelseägd utbildningsinstans) ett Diplomeringsprogram för IP-Paralegals. Upplägget var då att du gick kurser som IP Akademin tillhandahöll och sedan tentade av dem. När alla tentor och kurser inom programmet var avklarade med godkända betyg blev du diplomerad av en diplomeringsnämnd bestående av en handfull namnkunniga personer från branschen. När sedan IP Akademin i dess dåvarande form lades ner ett antal år senare upphörde också diplomeringsprogrammet. Detta fick till följd att det fanns ett antal personer med påbörjade diplomeringsstudier samt ytterligare ett antal med färdiga studier som inte fick sin diplomering. Det finns i dagsläget ett 10-tal IP-Paralegals som hamnade i ”kläm” men också ett 20-tal färdiga Diplomerade som är kvar i branschen. Det finns dock inte något komplett register över dessa.

Nuläge
2018 väckte SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) återigen frågan via deras utbildningssektion. Det visade sig att ett stort intresse finns hos både arbetsgivare och IP-Paralegals i branschen att detta ses över och om möjligt aktiveras igen. Det har nu resulterat i en styrgrupp bestående av:

Elisabeth Ippolito – Paralegal, Noréns Patentbyrå

Karolina Hedberg Strömbäck – European Trademark Attorney, Noréns Patentbyrå

Åsa Gustafson* – Team Manager IP Administration, Zacco

Birgitta Larsson* – Senior Paralegal, AWA

Monica Hörnell – Team Manager , Senior Paralegal

Susanne Permerius Persson – Head of IP Administration, Bergenstråhle & Partners

Kerstin Skoog* – Senior Paralegal, Patentassistent i Stockholm AB

Bengt Romedahl – European Patent Attorney, Kransell & Wennborg KB, Ledamot i SEPAF

* Diplomerad IP Assistent

Vill ni komma i kontakt med Styrgruppen, vänligen maila till: paralegaldiplomering@gmail.com

Är ni intresserade av att skriva tentamen för diplomeringen vänligen meddela oss snarast möjligt på ovanstående mailadress. Det vore bra att få veta hur många som är intresserade av att skriva tentamen, så att vi kan förbereda oss på bästa sätt.

Upplägget för diplomeringen ser hittills ut så här med reservation för ändringar:

  • Det kommer att finnas två spår att välja på: Patent/Design och/eller Varumärken/Design

    En tentamen – 4-5 timmars salstenta på tre orter i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö). OBS! Tentamen för Diplomering av erfarna Assistenter/Paralegals 14 maj 2020 kommer att senareläggas

    Diplomeringsstyrgruppen har idag tagit beslut att senarelägga tentamen som var tänkt att ta plats den 14 maj 2020, tills att läget har normaliserats. Vi följer regeringens beslut om att vidta gängse åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

    Vi hoppas att tentamen kan ske i höst, men allt beror självklart på hur läget i Sverige är/utvecklar sig.

    Vi återkommer med information om nytt datum så snart vi kan.

  • SEPAF kommer att vara den instans som utfärdar själva diplomeringen samt skickar ut diplomen. Det är också hos SEPAF som register över diplomerade IP-Paralegals kommer att finnas.
  • De personer som rättar tentamina kommer att vara tillsatta av SEPAF, och de är anonyma.
  • Tentanderna kommer att tilldelas varsitt nummer, vilket skall skrivas på alla dokument i tentamen. Dvs det egna namnet skall ej skrivas på något dokument. Därför kommer de personer som rättar tentamen inte att veta vem som skrivit den tentamen man rättar.
  • Inga datorer och/eller mobiler får användas vid tentamenstillfället. Däremot får böcker och annan litteratur användas. Se förslag på litteratur som kan vara bra att läsa, längre ner i dokumentet.
  • Ingen specifik utbildning är kopplad till tentamen, du skaffar dig de kunskaper du behöver på det sätt som passar dig (många år i branschen och/eller kurser/utbildningar)
  • Du måste ha minst 5 års yrkesvana på heltid, från byråverksamhet och/eller industri för att få skriva tentamen. Intyg från arbetsgivare som visar antal år du arbetat i branschen skall lämnas in.
  • Det kommer inte att finnas några ”farfarsregler”, dvs. oavsett hur länge du har jobbat som IP-Paralegal måste du skriva tentamen om du vill bli diplomerad
  • Det finns inga krav på att du måste gå löpande utbildningar för att få behålla din diplomering (den tidigare diplomeringen krävde registrering av PVU-poäng)
  • IP-Paralegals från industrin och byråverksamhet är välkomna att skriva tentamen för diplomering
  • Kostnaden för att skriva en tentamen för diplomering kommer att ligga på 10 000 SEK.
  • De som påbörjade utbildning inför Diplomering hos ”gamla” IP Akademin, och som klarat tentorna på alla kurser, och som enbart hade designkurser kvar att gå, där har vi en speciallösning. För er kommer det att finnas en tentamen på enbart Designfrågor. (Inför diplomeringen hos ”gamla IP Akademin fanns enbart krav att man skulle gå vissa designkurser, de hade ingen tentamen på designdelen). Kostnaden för denna Design-tentamen kommer att ligga på 5000 SEK. OBS! Intyg att man har klarat alla övriga tentaminas hos ”gamla” IP Akademin skall skickas in. Även intyg från arbetsgivare som visar antal år du arbetat i branschen skall lämnas in, dvs minst 5 års yrkesvana på heltid – som framgår ovan.

Varför diplomering av IP-Paralegals?

  • Kvalitetssäkring – det är nog en av de främsta anledningarna. Kvalitetssäkringen gäller både för dig som IP-Paralegal som för arbetsgivare i branschen
  • Ett sätt att höja statusen för IP-Paralegals, både för den anställde själv samt arbetsplatsen men också gentemot kunder i t.ex. ombudsbranschen
  • Ett led i sammanhållningen och utvecklingen av IP-Paralegalkåren
  • Rekrytering/Löner/Utvecklingsmodeller

Exempel på kunskaper jag behöver:

Gemensamma moment för VM/Patent/Design:

  • Minst 5 års yrkesvana från byråverksamhet och/eller industri
  • Legal English – hantera ”IP-engelska” i skrift och tal. Känna till de viktigaste och vanligaste begreppen. Tentamen kommer att vara både på svenska och engelska.
  • Grundläggande juridiska kunskaper samt övergripande kunskaper inom immaterialrätt. T.ex. vad är Upphovsrätt, Marknadsrätt och Konkurrensrätt
  • Etikregler – Man bör känna till etikreglerna. SEPAF har en sida där man får baskunskaper och som sedan avslutas med ett test, det hela tar ca 35 minuter att genomföra. http://www.kineo.nu/sepaf/story_html5.html
  • Informationssökning – Kunna söka efter relevanta rättsfall. (behövs mer och mer i intrångsfall, invändningar, förelägganden mm
  • Överlåtelser och fullmakter

För patent:

  • Mycket goda kunskaper om hela förfarandet gällande svenska patentansökningar, PCT-ansökningar samt europeiska ansökningar med fokus på administration och praktisk hantering, dvs. från inlämning av ansökan till överklagan i domstol
  • Känna till RCE, Continuation, Continuation in part, Divisionals i USA
  • Känna till processerna i USA, Kina, Japan, Indien
  • Känna till IDS (t ex vad händer om man inte tillhandahåller alla granskningsresultat från andra länder?
  • Problemlösning och utredningar av frågeställningar och situationer som kan uppstå under ärendets gång
  • Mycket goda kunskaper i regler kring årsavgifter, främst för SE och EPO
  • Förstå patentflödet och hur patentfamiljer hänger ihop
  • Mycket goda kunskaper i fristsystemet, främst SE, PCT och EPO

För varumärke:

  • Varumärkesrätt – vad är ett varumärke, varumärkestyper, klassningssystem osv.
  • Administration av varumärken (SEMadridprotokolletEUIPO, firmor och domännamn). Varumärkesansökningar, (med fokus på administration och praktisk hantering) från inlämning av ansökan till överklagan i domstol. Känna till begrepp såsom prioritets- och senioritetsbegäran m.m.

 

  • Administration av invändning- och intrångsprocesser, administrativ hävning m.m.
  • Förnyelser/bevakning av rättigheter
  • Anteckningsärenden – namnändring, pantsättning, licensiering m.m.
  • Fristhantering/beräkningar – Känna till vissa regler i några ”vanliga länder”, Känna till begrepp såsom declaration of use, statement of use och vad dessa innebär. Hantering av registrering- och publiceringsavgifter samt förståelse av basansökningar (intent to use, actual use) m.m.

För Design/mönster:

  • Administration av designansökan med fokus på administration och praktisk hantering, från inlämning av ansökan till registrering, främst för SE, EUIPO samt Internationell designansökan
  • Känna till begrepp/möjligheter såsom prioritetsbegäran, senareläggning av publicering m.m.

Tips på litteratur

Patent

EPO

Guide for applicants – Part 1 and 2

How to get a European patent

Euro-PCT Guide

National law relating to the EPC

European Patent Convention (EPC)

Visser

Deltapatent – frågeböckerna – bra träningsredskap

 

PCT

PCT Applicant’s Guide

WIPO’s hemsida

 

Varumärke

EUIPO’s och WIPO’s hemsidor

Se även litteratur under rubriken Immaterialrätt

 

Design

EUIPO’s och WIPO’s hemsidor

Se även litteratur under rubriken Immaterialrätt

 

Immaterialrätt

– ”Lärobok i immaterialrätt” – Författare: Marianne Levin

– ”IMMATERIALRÄTT och otillbörlig konkurrens” – Författare: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren

– ”Immaterialrättens struktur” – Häftad, Svenska, 2019 – Författare: Richard WessmanJakob KrausIlze Lukins

eller

– ”Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv” – Författare: Åsa Hellstadius

 

——————————————————————————–

  

Exempel på hur tentamensfrågorna kan se ut:

Obs! Nu är detta enbart patentfrågor, men ni ser på ett ungefär hur frågorna kan komma att se ut.

 

Exempel på flervalsfrågor

Exempel 1

A number of time limits that may come up during the proceedings before the European Patent Office are extendable.

For which of the following time limits would extension be possible?

  1. The period for claiming priority.
  2. The time limit for filing a notice of appeal.
  3. The time limit for payment of the fee for grant and printing.
  4. The time limit for replying to an invitation to produce evidence in support of a request for transfer of a European patent application.

Exempel 2

An International application has entered the regional phase before the European Patent Office with twenty-eight (28) claims, without paying any claims fees.

After receipt of a Communication under R. 161 EPC, your patent attorney sent you a set of twenty-one (21) amended claims. Yesterday, exactly one month after the date on the Communication, you filed these amended claims with the European Patent Office. However, today you realized that you did not pay any claims fees.

Can you still pay the claims fees and, if so, which fees are due?

  1. No, you are too late to pay the claims fees.
  2. Yes, you need to pay claims fees for 6 claims, based on the amended set of claims you filed yesterday.
  3. Yes, you need to pay claims fees for 6 claims, based on the amended set of claims you filed yesterday, and additionally pay the further processing fee.
  4. Yes, you need to pay claims fees for 13 claims, based on the set of claims filed at the regional entry.

Exempel på beskrivningsfrågor

Exempel 1

Some time ago you had received an EPO Communication about the intention to grant a European patent application. From the Communication it appeared that, if you wanted to approve the text intended for grant, you had to perform the following two acts:

  • Filing of a translation of the claims in French and German
  • Payment of the fee for grant/publication

within a period of 4 months. Furthermore, the Communication mentioned that no additional claims fees have to be paid.

Your client, applicant for this European patent application, was short on money at the time and wanted to delay the grant procedure.

  1. Is it possible to request and obtain extension for the four months time limit, based on the poor financial position of the applicant? Motivate your answer.

Since the client wanted to delay the procedure, the patent attorney chose to deliberately not observe the period of 4 months (or, if applicable, the extended period), as a result of which the application became deemed withdrawn.

Next, the patent attorney requested further processing, while at the same time filing an amended claim 1 with a letter explaining the amendments, and paying the fees due.

  1. What was the total amount of the fee(s) due in this situation? Motivate your answer.

The EPO approved amended claim 1 and you received a new Communication about the intention to grant. Also this time the patent attorney chose not to observe the period of 4 months, as a result of which the application has now become deemed withdrawn again.

Now, the patent attorney requests further processing and files a translation of the claims into French and German, also paying the fees due.

  1. What is the total amount of the fee(s) due in this situation? Motivate your answer.

Suppose the patent attorney, in search for a further delay of the procedure, considers not observing the time limit for requesting further proceeding in the present situation.

  1. Would it be possible to validly request further processing in respect of this non-observed time limit? Motivate your answer.

 

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk